澳大利亞人熱愛咖啡，這并不感到驚訝，看到咖啡生產(chǎn)商之間又發(fā)生了商標(biāo)爭議。這一次，案件涉及的是速溶咖啡罐的外形，這些咖啡罐在許多家庭和工作場所的廚房中隨處可見。澳大利亞聯(lián)邦法院在 Koninklijke Douwe Egberts BV 訴 Cantarella Bros Pty Ltd [2024] FCA 1277 案中作出裁決。該案件涉及商標(biāo)侵權(quán)指控、違反《澳大利亞消費(fèi)者法》以及虛假宣傳。被告提出反訴，要求取消該商標(biāo)，理由是該商標(biāo)缺乏顯著性和沒有使用該商標(biāo)的意圖（以及其他論點(diǎn)）。

事實(shí)

獨(dú)任法官Wheelahan在審理此案時需要處理大量證據(jù)。申請人Koninklijke Douwe Egberts BV（“KDE”）在澳大利亞擁有一個形狀商標(biāo)（見下圖注冊信息），該商標(biāo)由一種容器的形狀構(gòu)成。該商標(biāo)用于銷售MOCCONA品牌的速溶咖啡，特別是“ Moccona Classic Medium Roast”咖啡罐（見下圖示例）。KDE于2014年1月7日獲得了其形狀商標(biāo)的注冊，適用于“第30類：咖啡；速溶咖啡”。

澳大利亞商標(biāo)號 1599824。KDE 形狀商標(biāo)。

“Moccona經(jīng)典中度烘焙”咖啡罐示例

被告Cantarella Bros Pty Ltd成立于1951年，銷售咖啡產(chǎn)品，尤其是其主要品牌Vittoria，該品牌于1958年推出，并且在2023年成為澳大利亞豆咖啡和磨粉咖啡市場中按銷售額計算的最高銷量品牌。熟悉澳大利亞商標(biāo)法的讀者會認(rèn)識到被告來自于澳大利亞高等法院在Cantarella Bros訴Modena Trading [2014] HCA 48案中的重要裁決。

2021年，Cantarella推出了一款100克的速溶凍干咖啡產(chǎn)品，使用Vittoria品牌，采用圓柱形玻璃罐，配有金色塑料蓋。2022年，Cantarella將該系列擴(kuò)展至一款400克的速溶凍干咖啡產(chǎn)品，同樣使用Vittoria品牌，采用圓柱形玻璃罐，配有玻璃瓶塞蓋。該產(chǎn)品還推出了四種口味變種：“經(jīng)典”（見下圖）、"意大利"、"山地種植"和"拿鐵"。

Vittoria 400克速溶凍干“經(jīng)典”咖啡

KDE指控新款咖啡罐侵犯了其根據(jù)1995年《商標(biāo)法》第120條注冊的形狀商標(biāo)。KDE還主張Cantarella違反了《澳大利亞消費(fèi)者法》（ACL）并進(jìn)行虛假宣傳。

裁決

反訴要求取消形狀商標(biāo)

裁判首先處理了反訴要求取消形狀商標(biāo)的問題。在顯著性問題上，Wheelahan法官認(rèn)為該形狀商標(biāo)并未在任何程度上固有地具備區(qū)分KDE商品的功能。他指出，罐子的許多特征是由功能性考慮決定的，但該形狀也具有一些沒有功能目的的美學(xué)特征。然而，這些特征旨在喚起一種老式罐子的美學(xué)，因此，從這個角度來看，該形狀商標(biāo)“借用了不適合區(qū)分任何一個商家的商品的共同遺產(chǎn)特征”。

接著，法院轉(zhuǎn)向了形狀商標(biāo)是否已經(jīng)獲得顯著性的問題。Wheelahan法官總結(jié)了關(guān)于形狀商標(biāo)的關(guān)鍵案例，特別是那些具有功能性元素的案例，并審查了使用證據(jù)。似乎申請人在優(yōu)先日期之前，幾乎20年的時間里，都是在澳大利亞唯一使用該形狀與咖啡相關(guān)的公司。這些沒有任何標(biāo)簽或視覺裝飾的罐子曾在多則Moccona咖啡的電視廣告中顯著出現(xiàn)。Wheelahan法官得出結(jié)論：

“根據(jù)事實(shí)情況……申請人已經(jīng)在他們的營銷活動中特別關(guān)注了Moccona咖啡罐。他們這樣做是為了強(qiáng)調(diào)罐子的形狀，目的是將其作為來源標(biāo)識。盡管在其他情況下，申請人沒有試圖特別突出罐子的形狀，但這并不剝奪該罐子作為商標(biāo)的特征，這是通過申請人使用而獲得的。”

鑒于獲得顯著性的事實(shí)認(rèn)定，法院駁回了反訴，即在優(yōu)先日期時，KDE并無意在澳大利亞作為商標(biāo)使用或授權(quán)使用該形狀商標(biāo)。法院還駁回了關(guān)于KDE在反訴提出的三年內(nèi)未在澳大利亞作為商標(biāo)使用該形狀商標(biāo)的論點(diǎn)。此主張引發(fā)了關(guān)于申請人復(fù)雜公司集團(tuán)結(jié)構(gòu)的問題，只需說明形狀商標(biāo)的擁有者KDE是一個荷蘭全資子公司，最終與Jacobs Douwe Egberts AU Pty Ltd（“JDE AU”）有相同的母公司。從1992年起，JDE AU接管了Moccona品牌速溶咖啡在澳大利亞的進(jìn)口和分銷，并且是該形狀商標(biāo)在澳大利亞的使用者。因此，JDE AU是KDE控制下的形狀商標(biāo)授權(quán)使用者，因此JDE AU對該商標(biāo)的使用可以歸因于KDE作為注冊商標(biāo)的所有者。

Cantarella還辯稱，KDE的形狀商標(biāo)是“因欺詐、虛假暗示或虛假陳述”而被注冊的。2014年的首次審查報告提出了關(guān)于該形狀商標(biāo)固有顯著性的問題，KDE回應(yīng)稱該罐子的“獨(dú)特”形狀自1960年以來一直在澳大利亞使用，并且自那時起沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化（以及其他陳述），以支持獲得顯著性的認(rèn)定。然而，法院指出，文獻(xiàn)證據(jù)僅支持Moccona品牌速溶咖啡在1977年10月之前曾以與KDE形狀商標(biāo)相似的罐子出售（見下圖）。盡管如此，這一虛假陳述并不重要：第二次審查報告指出，商標(biāo)局沒有收到任何證明2008年之前使用的文獻(xiàn)證據(jù)，并且審查員“根據(jù)提交的證據(jù)和我自己的額外研究進(jìn)行了審查。”因此，該商標(biāo)并非基于在實(shí)質(zhì)性方面虛假的陳述而注冊。

1977年10月12日《澳大利亞女性周刊》上關(guān)于Moccona的廣告

最后，Cantarella辯稱，該形狀商標(biāo)是惡意注冊的，因?yàn)镵DE應(yīng)當(dāng)知道其他商家在1980年代和1990年代曾在類似的罐子中銷售速溶咖啡，因此KDE試圖對其他商家使用的通用形狀容器獲得壟斷權(quán)。然而，惡意注冊是一個嚴(yán)重指控，法院認(rèn)為，在缺乏更多關(guān)于KDE在2014年心態(tài)的證據(jù)情況下，Cantarella未能為這一主張?zhí)峁┦聦?shí)依據(jù)，因此法院未能認(rèn)定此案存在惡意注冊的情況。

形狀商標(biāo)的侵權(quán)

澳大利亞商標(biāo)法規(guī)定，只有在標(biāo)志被作為商標(biāo)使用時，才會構(gòu)成侵權(quán)。KDE辯稱，Cantarella罐子的形狀具有美學(xué)吸引力，能夠更容易地與其他商品區(qū)分開來，從而發(fā)揮商標(biāo)的作用。然而，法院認(rèn)為Cantarella罐子“相對簡單”。至于該標(biāo)志在廣告中的使用，Vittoria速溶咖啡的宣傳材料并未特別強(qiáng)調(diào)罐子的形狀。Wheelahan法官指出，“僅僅展示產(chǎn)品及其包裝的圖片并不意味著包裝的形狀會作為商標(biāo)使用——即使包裝幾乎總是比貼上的標(biāo)簽要大。”KDE未能證明罐子的形狀本身被用作來源標(biāo)識。

雖然上述結(jié)論意味著侵權(quán)訴訟必須失敗，Wheelahan法官仍然處理了關(guān)于誤導(dǎo)性相似性的論點(diǎn)。法院在此適用了最近高等法院Self Care案中的指導(dǎo)意見。在考慮假設(shè)買家對商標(biāo)的記憶時，法院沒有將Vittoria標(biāo)志或任何其他材料納入比較。法院認(rèn)為，買家會對Cantarella罐子的形狀有一個明顯不同的視覺印象，其比例顯得較高，頸部部分較緊縮，且蓋子簡單、較低。即便是在記憶不完美的情況下，假設(shè)買家也不會真正混淆Cantarella罐子的形狀與KDE的形狀商標(biāo)。

ACL 和不正當(dāng)競爭

轉(zhuǎn)到不正當(dāng)競爭（與ACL主張一同處理），法院應(yīng)用了Jif Lemon案中的判定標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)考慮了被告的表述是否會導(dǎo)致熟悉Moccona產(chǎn)品的消費(fèi)者認(rèn)為存在“商業(yè)關(guān)聯(lián)”，即認(rèn)為被指控侵權(quán)的商品與原告的商品之間有商業(yè)聯(lián)系。

與商標(biāo)侵權(quán)分析不同，本案的分析考慮了Vittoria 400克罐子的整體外觀，并將其置于消費(fèi)者接觸到該商品的背景下。雖然法院接受了Moccona包裝（包括金色標(biāo)簽）所具有的商譽(yù)和聲譽(yù)，且Vittoria 400克產(chǎn)品的“Original Classic”版本使用了金色標(biāo)簽，但KDE提出的不正當(dāng)競爭主張涉及所有變種，而這些變種的標(biāo)簽顏色各異。此外，“Vittoria”名稱和標(biāo)志在罐子上十分顯眼、重復(fù)并且明顯：Vittoria 400克產(chǎn)品在前面、背面、蓋子、底部以及蓋子和罐身連接處均有Vittoria標(biāo)志?！癡ittoria”是澳大利亞知名品牌名稱，消費(fèi)者“不會對標(biāo)有‘Vittoria’的速溶咖啡的商業(yè)來源產(chǎn)生疑惑”。因此，ACL和不正當(dāng)競爭的主張未獲支持。

最終思考

由于需要處理許多事實(shí)和法律問題，法院不得不作出一份非常詳盡的判決。然而，這也意味著該判決提供了一個關(guān)于澳大利亞商標(biāo)法許多重要方面的最新綜述。我們將拭目以待，看看本案中提出的眾多法律問題是否會被上訴到聯(lián)邦法院全院。

（來源：跨境白武士James）

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