背景

大眾公司擁有著名的“Bulli”（官方名稱“VW T1”）的三維德國商標號30627911。

該商標于2006年注冊，涵蓋第12類的“機動車輛”和第28類的“模型車”等。Bulli首次銷售于1950年，至今仍在街頭（至少在德國）可見。

被告制造并銷售高價模型車，特別是面向收藏家和廣告客戶。它曾與大眾公司有許可協議，并銷售如下模型車：

他們的包裝上顯示了以下聲明，直到2012年底被告終止了許可協議：

被告繼續在未獲得許可且未附上述聲明的情況下，銷售包括以下模型車在內的產品。

大眾以商標侵權為由起訴被告。被告要求大眾提供其三維商標使用的證據。漢堡地方法院駁回了該訴訟。

漢堡高等地區法院支持了大眾的訴求。法院認為，被告的模型會造成混淆的可能性，并且會不正當地利用大眾的三維商標在“機動車輛”類別中的優勢。被告向德國最高法院提起上訴。

德國最高法院的裁決

德國最高法院撤銷了判決，并將案件發回漢堡高等地區法院重新審理。

真實使用

德國最高法院對下級法院關于大眾已證明其三維商標在“機動車輛”和“模型車”類別中的真實使用的認定提出了異議。

法院沒有解決以下問題：根據德國實施的《商標指令》第17條，證明使用的相關期間是指在提起訴訟前的五年還是在將訴訟書送達被告前的五年。兩個日期相距甚近，覆蓋了2011年3/4月至2016年3/4

法官反對下級法院認定Bulli的形狀被用作商標。為了確立真實使用，有必要使相關公眾將該形狀視為商業來源的標志。當商標與商品形狀相同，這就成了一個問題。只有在相關消費者將形狀不僅僅看作商品的形狀，還看作是來源標志時，才能證明真實使用。

根據既定的判例法，消費者通常將商品的形狀視為功能性或美學上的，而不是商業來源的標志。即使是一種獨特的形狀，也更可能被歸因于產品的功能或美學吸引力，而不是表明商業來源的意圖。當一個由商品形狀構成的三維商標與文字或圖形商標結合時，必須評估該形狀是否本身構成了來源標志。

就“機動車輛”的真實使用而言，大眾已不再銷售原始的Bulli車型，而僅銷售備件。在歐盟法院（CJEU）關于法拉利的判決（案件C-720/18和C-721/18）的背景下，下級法院認為對產品的備件使用可以構成對該產品本身的使用。德國最高法院認為，這僅適用于該商標確實已被用于備件。下級法院的判決未作出大眾已對備件使用涉及的三維商標的認定。

關于“模型車”，法院發現下級法院的決定未充分解釋為何大眾或其許可方銷售的模型車的形狀會被視為商業來源的指示。僅僅形狀的相同使用不足以確立相關公眾對此種認知，尤其是因為包裝中包含了進一步的指示，包括大眾標志、“Premium ClassiXXs”、“VW T1 Bus”和“Officially licensed by Volkswagen”。

基于這些理由，德國最高法院撤銷了漢堡高等地區法院的判決，并將案件發回重新審理。

新判決的指導

法官為下級法院的新判決提供了指導：

1、如果下級法院再次得出結論認為大眾已確立了真實使用，它必須考慮到爭議商品并非面向普通公眾，而是面向收藏家和廣告客戶。被告的高價商品不能等同于面向普通公眾的商品。因此，大眾進行的旨在展示混淆的調查在判定上不能被視為決定性。

2、關于混淆可能性，漢堡高等地區法院將需要確定被告在包裝上用于模型車的商標是否因德國汽車模型制造商長期銷售真實復制品的傳統而顯得重要。這一傳統可能導致被告的商標獲得了聲譽，這種聲譽獨立于大眾的商標聲譽。在這方面，專業公眾對被告商標的關注程度可能比普通公眾對玩具或商品化產品的關注更為重要。

3、關于基于具有聲譽的商標的索賠，德國最高法院引用其案例法，根據這些法例，被告因利用原告知名的文字或圖形商標可能有正當理由。復制真實汽車作為模型需要應用實際車輛上使用的商標。如果商標未被用于超出僅作為原始車輛表現的宣傳方式，則這種做法是無可非議的并構成正當理由。

4、法院發現上述原則同樣適用于三維商標，并且符合歐盟法院的判例法，特別是與L'Oréal and Others案件（案件C-487/07）一致。被告使用大眾的商標并未構成歐盟法院在L'Oréal and Others案件中提到的“搭便車”或“寄生行為”（例如在第41段）。一個真實汽車的模型需要復制原制造商的商標，否則它就不會是一款模型車。此外，被告并未進入并與大眾在原車市場競爭，而是處于一個獨立的市場上。在模型車市場上，模型車制造商的聲譽也可能起到重要作用。

評論：

這一判決表明，不僅難以獲得非傳統商標的注冊，其真實使用和執行也面臨著各自的挑戰。關鍵在于判斷這一標志是否實際被視為商業來源的指示，而不僅僅是產品的裝飾或功能元素。

（來源：跨境白武士James）

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