隨著公司的發展,您可能會決定通過修改舊的、傳統的注冊商標來“現代化”它們。雖然在其他司法管轄區修改注冊商標可能不會對所有者的權利產生重大影響,但在巴西,修改注冊商標可能會影響已經獲得的商標權利。因此,決定修改注冊商標的商標所有者應事先考慮某些方面。
在巴西可以修改注冊商標嗎?
答案是“既可以也不可以”。可以,因為在不改變商標的基本特征的情況下,商標可以進行修改,這種情況下,現有的有效注冊足以保護經過輕微修改的商標。不可以,因為如果對注冊商標進行重大修改,其基本特征將會喪失,因此,必須向專利商標局(PTO)提交新的申請。(在巴西,商標權是通過注冊而非使用獲得的,并且注冊商標不能在專利商標局前進行修改。)
因此,修改注冊商標可能導致:
需要為修改后的商標提交新的申請;和/或
由于以下原因,已授予的長期商標注冊可能被取消:
由其他利益相關方提交的因不使用而提出的取消請求;或
商標所有者未能續展注冊。
在非使用取消請求中的修改影響
在巴西,商標所有者沒有義務向專利商標局(PTO)提交已注冊商標的使用證據,除非第三方以不使用為由請求取消注冊。該請求可以在注冊授予后五年內提出。因此,修改注冊商標的行為不會自動導致相應注冊的取消。
修改注冊商標(例如,更新其標識、將其文字元素進行風格化或更改視覺元素以反映新趨勢)可能被視為商標在市場上持續存在的重要策略。然而,這引發了一個關鍵問題:如果提起了不使用取消程序,修改后的商標是否允許其所有者保持注冊有效?
根據專利商標局(PTO)的指南,如果商標的基本顯著特征沒有發生實質性變化,修改注冊商標并不一定會導致原注冊的取消。這意味著對注冊商標所做的任何修改都不得顯著改變其基本特征,以至于消費者仍然能夠將修改后的商標與該標志所涵蓋的商品和服務聯系起來。
因此,如果第三方對已修改的注冊商標提起不使用取消請求,則相應的注冊可能會被取消,也可能不會被取消。如果商標的原始顯著特征沒有改變,且符合其他要求——即在相關期間內提交證明商標使用的文件,并識別注冊所涵蓋的商品和/或服務,PTO將維持商標注冊的有效性。聯邦法院在審查PTO關于不使用取消請求的決定時,也支持這一理解。
挑戰與考量
在不喪失商標基本特征的情況下修改注冊商標的主要挑戰之一是分析這些修改是否可能改變消費者對注冊商標的認知。因此,在市場上保持注冊商標的創新與延續之間的平衡可能并非易事。如果對商標的修改被視為品牌重塑,所有者將需要為新商標提交申請。
對已在市場上存在較長時間的注冊商標進行修改的法律影響需要謹慎考量。為了保持持續的保護,商標所有者必須確保修改后的商標保留消費者已熟知的基本特征。
需要注意的是,注冊商標的修改必須有相應的文件記錄,并配合營銷策略,以強化商標在市場上的延續性。這一方面至關重要,因為它表明了商標在商業中的持續有效使用,能夠避免因不使用而導致的注冊取消。
在不失去商標本質(即其原始顯著特征)的情況下,商標可以在多大程度上進行修改?
挑戰在于修改商標的同時不失去消費者已經熟知和信任的本質。
雖然改變商標的元素(例如文字元素、圖形、字母樣式化以及顏色組合)可以重新激發消費者的興趣,并強化商標在市場上的地位和聲望,但如果這些變化被視為激進或與商標的原始基本特征脫節,可能會妨礙商標的識別。
PTO商標手冊提供了許多關于該機構在不使用取消程序中審查對注冊商標的修改時所考慮的方面的指導原則。PTO將考慮以下因素:
商標主要和次要元素的修改程度;
商標文字元素的語音變化程度;
顏色變化是否微妙到消費者不會察覺;
當整體考慮時,顏色或顏色組合是否是賦予商標顯著性的主要元素之一;
對商標所做的修改(例如,尺寸、圖形元素的位置和設計風格)是否可以忽略不計。
需要考慮的策略
總體而言,商標的保護與其由PTO授予的原始顯著特征以及相應的注冊證書中所包含的特征密切相關。重大變化可能需要重新提交商標申請,并且在極端情況下,如果修改后的商標與原注冊商標差異過大,可能會導致權利的喪失。因此,挑戰在于確保修改后的商標仍然能夠被消費者識別為原始商標,并能夠將產品和/或服務的來源與其他來源區分開來。
為了在不喪失商標原始顯著特征的情況下修改注冊商標,可以采用以下有效策略:
保留商標的主要元素,更新次要元素;以及
讓消費者參與修改過程,并使用消費者調查來指導修改。
這不僅有助于保留商標的原始顯著特征,還能加強其與消費者之間的“關系”。
修改注冊商標是一個復雜的過程,需要在創新與傳統之間進行謹慎的平衡。理想情況下,商標所有者應制定一項策略,既考慮保持商標的原始顯著性,又考慮推出一個“現代化”商標,以強化其在市場中的地位。
(來源:跨境白武士James)
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